Superintendencia de Industria y Comercio
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Al momento de escoger una marca para identificar un producto o un servicio, resulta natural que el empresario quiera hacer referencia a ciertas características de su producto y servicio que den razón de la calidad, el origen, el precio u otras características.
Así, de acuerdo con las tendencias de diseño, se popularizan ciertas expresiones para identificar ciertos productos (i.e. orgánico, sinergia, bio), y muchas veces la tendencia al diseño limpio y minimalista lleva a la creación de signos descriptivos o que difícilmente pueden ser registrados de acuerdo con la ley de marcas vigente. En ese sentido, no siempre es fácil conciliar la intensión del diseñador, con la del departamento de mercadeo, con la del abogado y, finalmente, con la Oficina Nacional que administra la propiedad industrial.
Gran parte de la decisión de solicitar un registro de marca recae sobre la escogencia estratégica del tipo de protección que se busca. Incluso sin acudir a las marcas no tradicionales, el empresario tiene varias opciones para el registro. Una marca nominativa ofrece la facilidad de que son las palabras las que más recordación tiene y las que más usa el consumidor para referirse o solicitar un producto, mientras que la figurativa tiene la facilidad de que trasciende las barreras del idioma. Por otro lado, la combinación de elementos nominativos y figurativos puede ofrecer mayores posibilidades de registro en aquellos casos en que las palabras o las imágenes aisladamente consideradas no cumplen los requisitos mínimos de distintividad1, pero también tiene sus riesgos.
La mayoría de las legislaciones de marcas a nivel mundial incluyen una prohibición general de registro de signos que no cumplen la función distintiva. En algunos casos, existe un imperativo expreso de que ciertas palabras no sean apropiables en el sentido de que deben permanecer libres para ser usadas por otros empresarios en el comercio, por ejemplo, las unidades de medida (i.e. gramos, litros) o las indicaciones de calidad (i.e. best, quality), en otros, existen prohibiciones generales o específicas para el registro de marcas no distintivas, descriptivas, genéricas o compuestas de designaciones usuales.
En Colombia, hay una prohibición general para el registro de signos que no puede ser marca en sentido de no poder identificar ningún producto o servicio en el mercado y los signos que carecen de distintividad2.
En adición, los numerales e), f) y g) del mismo artículo 135 contienen unas prohibiciones específicas que pueden aplicarse a aquellas marcas compuestas por elementos nominativos que:
De acuerdo con la interpretación que se le ha dado a la expresión “exclusivamente”, en ocasiones se ha sostenido que una expresión genérica (por ejemplo, “café” para identificar el mismo producto) no es exclusivamente genérica cuando esté acompañada de elementos figurativos o gráficos, pues estos le aportan distintividad.
Sin embargo, no es conveniente hacer este tipo de afirmaciones generales, dado que necesariamente deberá estudiarse si los elementos figurativos son suficientes para que el signo devenga distintivo. Así, una marca que contenga un elemento nominativo no apropiable no se convierte automáticamente en distintiva al esconderse detrás de una pincelada o un tipo de letra especial.
La jurisprudencia3 y doctrina han acuñado el término figleaf trademarks o marcas “hoja de parra”. La expresión figleaf en inglés, que literalmente traduce “hoja de parra”, tiene un doble significado que, como Adán y Eva y el leitmotiv de la historia del arte, cubre algo vergonzoso o que desea mantenerse en secreto, en otras palabras, es una “cortina de humo” que algo esconde.
Es importante rescatar este juego de palabras para poder diferenciar entre las marcas conformadas por elementos débiles que son registrables y las marcas “hoja”, que no lo serían, pero cuya línea es difícil trazar. En este tipo de marcas, detrás de la hoja de parra, de la cortina de humo que son los elementos figurativos o gráficos, está el elemento nominativo no distintivo del cual nadie puede apropiarse.
En este sentido, una preocupación para las oficinas de marcas es la distintividad de este tipo de marcas. Necesariamente deberá analizarse la importancia de los elementos nominativos y gráficos
Por consiguiente, en el análisis de este tipo de marcas mixtas los elementos figurativos o gráficos deben tomar especial relevancia y no pueden consistir, a su vez, en elementos descriptivos, genéricos o simples trazos que no aporten a que el consumidor identifique un origen empresarial específico al encontrarse frente a estos signos en el comercio.
Por otro lado, quienes están completamente en contra del registro de estas marcas argumentan que cuando se permite su registro se desconoce la importancia de las marcas figurativas, pues, si el elemento figurativo o gráfico es entonces tan fuerte, por qué no se solicita su registro en sí mismo o, al tratarse de una mezcla de elementos nominativos y figurativos igualmente débiles, por qué no exigir la prueba de distintividad adquirida.
La Red europea de marcas, dibujos y modelos (ETMDN), por ejemplo, ha intentado, a través de un instructivo, establecer una serie de criterios para determinar si los elementos figurativos de una marca alcanzan el “umbral de registrabilidad”4.
Así, se han identificado una serie de prácticas y unos criterios asociados a estas para identificar si la estilización de los elementos nominativos, la adición de los elementos figurativos y su ubicación en el conjunto, así como la combinación de elementos denominativos y gráficos puede dar lugar a signos con un nivel mínimo de carácter distintivo.
Si bien una clasificación como esta se queda corta en el sentido de que no puede contemplar todos los casos posibles, sí constituye un esfuerzo importante por unificar criterios para el análisis de registrabilidad de este tipo de marcas. Por tal razón, se recopilan a continuación las circunstancias en las cuales un signo compuesto por elementos denominativos no distintivos no es registrable.
| NO DISTINTIIVO | EJEMPLOS |
|---|---|
| Elementos denominativos descriptivos/carentes de carácter distintivo en caracteres estándar. |  |
| La simple adición de un color, ya sea a las letras o en forma de fondo. |       |
| La adición de un elemento figurativo distintivo por sí mismo no es suficiente si su tamaño y proporción son poco importantes en el conjunto marcario. |   |
| El elemento figurativo es una representación fiel de los productos y/o servicios, consiste en una reproducción simbólica o estilizada de estos que no se aparta de forma significativa de su representación habitual o tiene una relación directa con las características de los productos y/o servicios. |    |
| El elemento figurativo es de uso común para la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados. |    |
| Una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva. |  5 |
Para delimitar el alcance del derecho sobre las marcas, las oficinas de marcas han creado los disclaimers o las descripciones del alcance del derecho. Esto consiste en advertir, al momento de la concesión de una marca mixta conformada por elementos denominativos no distintivos, que no se otorgan derechos exclusivos sobre tales términos. En ese sentido, debe entenderse que el alcance de la protección es sobre el conjunto marcario y no los elementos aisladamente considerados, y quien es titular de este tipo de marcas debe soportar que terceros utilicen este tipo de expresiones para identificar los mismos productos y servicios.
Si en el acto administrativo que concedió la marca se señala que no se otorgan derechos exclusivos sobre determinada expresión (o puede suceder que no se diga explícitamente, pero que la palabra “crédito”, por ejemplo, no sea apropiable para servicios de la clase 36), la consecuencia natural es que el derecho sobre esta marca sea débil.
Incluso teniendo en cuenta los disclaimers, la protección de ese derecho frente a terceros (el enforcement) tiene sus dificultades, pues la experiencia muestra que esta figura no es de fácil comprensión para el empresario, el consumidor o incluso el juez.
En un fallo de julio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el caso popularmente conocido como EASY CREDIT, sostuvo que en la comparación de dos marcas conformadas por las expresiones descriptivas “easy credit”, estas eran los elementos predominantes (y no los figurativos) con base en los cuales debía realizarse la comparación, llegando a la conclusión que los dos signos eran similarmente confundibles.
Por otro lado, en un reconocido fallo de 2012, precisamente en el que se acuñó el término de figleaf trademark, la Alta Corte de Inglaterra y Gales determinó que la comparación entre las marcas NOW y NOW TV no podía basarse en la expresión descriptiva.
En este orden de ideas, si el registro se obtuvo con base en los elementos figurativos que acompañaban a la expresión descriptiva, el titular no puede ahora oponerse al registro de otros signos con base en el uso de tal expresión.
Si bien esta es la posición que debería asumir el juez que conoce de propiedad industrial, con base en el alcance del derecho delimitada en la decisión de concesión, el Juez Arnold llama la atención a las oficinas nacionales sobre los riesgos de permitir el registro de este tipo de marcas. Así, señala:
“Yo comentaría que me parece que PCCCW solo tuvo éxito en obtener el registro de la CTM (marca comunitaria) debido a que incluía elementos figurativos. Sin embargo, PCCW está buscando ejercer la CTM en contra de signos que no incluyen tales elementos figurativos o similares estos. Esa era una consecuencia totalmente previsible de permitir el registro de la CTM. Los registros de marcas deben ser lo suficientemente observadores de esta consecuencia de registrar marcas descriptivas bajo la cubierta de una cortina de humo (hoja de parra) de distintividad, y negar el registro de tales marcas en primer lugar”8 (Traducción propia).
Referencias