Superintendencia de Industria y Comercio

El mundo de las marcas actualmente trae consigo un reto respecto a la protección de los derechos de autor que presuntamente se deriven de los personajes ficticios como elementos integrantes de una obra protegida por el ordenamiento jurídico, debido a que existen problemáticas que deben analizarse en torno a la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto el alcance del derecho de autor.

En primer lugar, la causal de irregistrabilidad se reguló en el literal g) del artículo 73 de la Decisión 313 de 1992, el cual estableció que no era viable el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que mediara su consentimiento. Dicha regulación se reafirmó en el literal g) del artículo 83 la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no introducir modificación alguna.

Posteriormente, la Decisión Andina 486 del 2000, en el artículo 136 literal f) introdujo una modificación a la causal de irregistrabilidad mencionada, al establecer que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero, salvo que medie su consentimiento, generando una protección global sobre cualquier derecho de autor, subsumiendo de esta manera a los títulos y los personajes ficticios de una obra, en una categoría mucho más extensa e integral.

Al tener como precedente la evolución normativa surge la necesidad de determinar hasta dónde llega la protección de los derechos de autor en una obra audiovisual, en específico respecto a los personajes ficticios, cuando los mismos son utilizados en una solicitud de un registro marcario.

En principio, los personajes ficticios, considerados de manera individual, según la normatividad existente, no son objeto de protección por la legislación de Derecho de Autor aplicable en Colombia, en atención a lo regulado en el artículo 7 de la Decisión Andina 351 de 1993, donde se establece que el régimen de derechos de autor no protege las ideas, sino la expresión que se realice de las mismas, razón por la cual únicamente se protege la forma mediante la cual las ideas, en este caso el personaje ficticio creado por el autor, son incorporadas en una obra².

En otras legislaciones como la mexicana y estadounidense, los personajes ficticios individualmente considerados ostentan protección jurídica, tal es el caso de la Chilindrina, personaje integrante de la obra “El Chavo del Ocho”, en donde se reconoció el derecho a favor de María Antonieta De las Nieves, por considerar que “los personajes son elementos fundamentales del andamiaje que emplea el autor para constituir su obra”.

Por su parte, en la jurisprudencia en Estados Unidos, establece el test de los tres pasos, para determinar si un personaje ficticio ostenta de protección por la legislación de los derechos de autor Estadounidense, de la siguiente manera: 1) el personaje debe tener unas cualidades físicas y conceptuales; 2) debe ser lo suficientemente delineado, para que sea identificado; 3) debe ser especialmente distintivo y contener algunos elementos únicos de expresión³.

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico no es tan lejano a la anterior interpretación, y en atención a la evolución normativa de la causal de irregistrabilidad en estudio, se debe entender que la protección otorgada por la legislación de Derechos de Autor hacia la obra audiovisual, no solamente se limita a la protección del título de la obra sino también a todos los componentes que la conforman, vista en su conjunto, razón por la cual el personaje ficticio como parte integrante de la obra audiovisual obtiene la protección de derechos de autor como uno de los elementos que la componen, debido a que no es posible escindirlo de la obra misma al cual está unido.

Lo anterior se reafirma por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, al establecer que:

“(…) La reunión de los anteriores elementos y los perfiles psicológicos que el creador le otorgue, así como la idea que mediante el personaje se busque expresar, forman su personalidad. Si se desea que el público se familiarice con el personaje y lo reconozca, es necesario que la expresión de la personalidad sea estable y duradera, presentando un carácter de permanencia, así se logra que este se desprenda de la obra de la cual hacía parte, obteniendo autonomía que le permite a sus creadores ampliar el campo de explotación económica de la obra

Frente al derecho de autor, tales rasgos o características se escapan de su protección, debido a que esta disciplina jurídica no protege las ideas o conceptos expresados dentro de una obra, sino la obra en sí misma. Sin embargo, el personaje generalmente siempre se encuentra ligado o bien a una obra literaria (escrito, cuento, novela, historieta) o a una obra artística (dibujo o pintura), las cuales están dentro del marco de protección del Derecho de Autor. (…)”⁴

Ello significa que el cumplimiento de los presupuestos de aplicación de la causal analizada puede darse cuando un signo solicitado reproduce una obra completa (por ejemplo cuando incorpora una obra artística en su parte gráfica), pero también cuando reproduce o imita un componente de la misma, como lo es un personaje ficticio, ya que la Propiedad Industrial percibe los personajes como un elemento ligado a la obra audiovisual. Por lo tanto, su uso en una marca afectaría indebidamente un derecho de tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.