Superintendencia de Industria y Comercio
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La implementación de la Ley 1676 de 2013 tuvo como propósito incrementar el acceso al crédito, mediante la ampliación del tipo de bienes que pueden ser objeto de garantías mobiliarias, las cuales se constituyen a través de un contrato entre el garante y el acreedor garantizado o por disposición de la Ley.
Bajo esta normativa, las garantías mobiliarias se presentan como un mecanismo para respaldar una o varias obligaciones con los bienes muebles del garante, dentro de los cuales se incluyen los bienes intangibles, tales como los derechos patrimoniales derivados de la Propiedad Intelectual, a los que por su naturaleza, les corresponde una prenda sin tenencia del bien, por parte del acreedor garantizado.
Tratándose de la constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad industrial, el bien deberá estar plenamente determinado e individualizado, por lo que en el caso de marcas de productos y servicios, se identificarán por el número de certificado de registro correspondiente.
Así mismo, el contrato de garantía debe otorgarse por escrito y debe contener por lo menos, la identificación de las partes; el monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria; la descripción de los bienes dados en garantía; y una descripción de las obligaciones garantizadas, sean presentes o futuras o de los conceptos, clases, cuantías o reglas para su determinación.
Dado que los bienes de Propiedad Industrial, como los signos distintivos, están sujetos a un registro especial que se encuentra a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, la constitución de una garantía mobiliaria sobre dichos bienes deberá inscribirse ante esta Entidad como una afectación sobre el registro.
De este modo, resulta importante destacar que cuando se grava una marca con una garantía mobiliaria, su inscripción en el registro de la Propiedad Industrial, tiene efectos constitutivos y será necesaria, a su vez, para determinar la prelación de créditos. Este trámite debe ser promovido por el titular del derecho sobre la marca, el cual tendrá que coincidir con la información que reposa en el Sistema de Propiedad Industrial – SIPI.
Sobre la posibilidad de constituir más de una garantía mobiliaria sobre una marca como derecho de propiedad industrial, se pronunció la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial, la cual negó las solicitudes de inscripción de garantías mobiliarias presentadas en las marcas de la sociedad HUMAX PHARMACEUTICAL S.A., en aquellos casos en donde existía un gravamen previo sobre el mismo registro. Su decisión se fundamentó en que la garantía de primer orden se encontraba vigente y, sobre la misma no existía solicitud alguna con el propósito de modificación o cancelación.
En este sentido, señaló: “(...) El artículo 36 de la ley 1676 que sostiene: “podrá constituirse una garantía mobiliaria sobre derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual…”; esto es que, para el caso en particular, sobre el registro y depósito de signos distintivos es posible radicar en este registro especial una solicitud de inscripción de constitución de garantía mobiliaria (…)”.1
Ante esta negativa, la Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones N° 21044, 21045, 21046 de 23 de marzo de 2018, entre otras, se pronunció respecto de la posibilidad de constituir más de una garantía mobiliaria sobre una marca registrada, con el fin de respaldar varias obligaciones del empresario.
En efecto, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1676 de 2013, salvo pacto en contrario, el garante de una obligación tendrá derecho a constituir en el giro ordinario de sus negocios “otras garantías mobiliarias” sobre el bien afectado, abriendo la posibilidad a los titulares de las marcas registradas de garantizar tantos créditos u obligaciones, como el acreedor garantizado lo permita, con el mismo bien.
Las marcas que identifican bienes y servicios dentro del mercado, son activos incorporales del comerciante susceptibles de valoración pecuniaria, por lo que podrán ser una garantía del deudor cuando este requiera de un crédito o adquiera obligaciones que así lo requieran. Bajo este entendido, el Despacho de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial determinó lo siguiente:
“(…) se podrá constituir garantía de una o varias obligaciones, generando así, la posibilidad de pignorar un signo distintivo bajo la titularidad del garante, en respaldo de todas las obligaciones que, de acuerdo con el artículo 7 de la normativa referida, sean susceptibles de dicho mecanismo (…)”.
Este pronunciamiento resulta ser de gran utilidad para los titulares de las marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que además de reconocer que la Ley 1676 de 2013 amplió el espectro de alcance de un signo distintivo a nivel comercial, pues su función ya no se limita exclusivamente a identificar bienes y servicios, sino que constituyen un activo intangible capaz de garantizar créditos y obligaciones; deja claro que el ejercicio del derecho de constituir garantías mobiliarias sobre los mismos, no se agota con la inscripción del primer gravamen.
Así, dependiendo del prestigio y reconocimiento que tenga una marca en el comercio, será valorada pecuniariamente por el acreedor garantizado, pues la misma puede conformar el principal activo del deudor y, de esta manera, tener una relevancia monetaria frente a los demás bienes muebles o inmuebles de la actividad económica que desempeña dentro de un sector pertinente, siendo preferente a la hora de escoger una garantía que le brinde una mayor expectativa de recuperación en caso de incumplimiento.
En los casos en que se constituyan diferentes garantías mobiliarias sin tenencia sobre un mismo bien, el orden de prelación se determinará por el momento de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, que como ya se ha manifestado, resulta ser constitutivo del derecho.
En definitiva, la Delegatura para la Propiedad Industrial atendiendo el espíritu de la norma, dilucidó el alcance del derecho que le asiste a los titulares de las marcas concedidas, de ofrecer en garantía a favor de diferentes acreedores un mismo bien intangible, lo cual reitera la importancia que tiene para el empresario la creación y registro de los signos distintivos que reivindican su actividad, en donde no solo se otorga un derecho de exclusiva para su utilización en el mercado, sino que son determinantes a la hora de monetizar una actividad, adelantar transacciones comerciales y, finalmente, garantizar obligaciones y créditos.
Por último, la decisión tomada por la Delegatura para la Propiedad Industrial tendría alcance, en igual sentido, tratándose de otros derechos de propiedad industrial sujetos a registro, como es el caso de las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad o los diseños industriales.
