Superintendencia de Industria y Comercio
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Por: Juan Pablo Mateus Bernal. Abogado del Despacho de la Delegatura para la Propiedad Industrial
Recientemente el Tribunal Federal de Patentes Alemán o Bundespatentgericht (en adelante BPatG) publicó el esperado texto de su decisión de 17 de noviembre de 2017, mediante la cual declaró la nulidad de la siguiente marca tridimensional de titularidad de Nestlé:
La marca consistía en una cápsula de café (Kaffeekapsel) para usar en máquinas de café para la preparación de esta bebida y se encontraba registrada en Alemania, como consecuencia de una solicitud internacional de registro, para distinguir los siguientes productos de la Clase 30: “café, extractos y preparaciones a base de café; sustitutos del café y extractos de café artificial; té, extractos de té y preparaciones a base de té; preparaciones de cacao y a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, confiterías, productos dulces; azúcar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; galletas, pasteles, postres, pudines; helados comestibles, polvos, aglutinantes y aglutinantes para preparar helados comestibles (helados); miel y sustitutos de la miel; cereales para el desayuno, arroz, pasta faríngea, arroz, harina o productos alimenticios a base de cereales, también como platos cocinados; salsas; condimentos y saborizantes de alimentos (que no sean aceites esenciales), aderezos para ensaladas, mayonesa.”
La sociedad Ethical Coffee Company instauró ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) una solicitud de nulidad de la marca tridimensional en relación con los productos “café, extractos y preparaciones a base de café; sustitutos del café y extractos de café artificial”. La solicitud de nulidad se fundamentaba en el § 3 Abs. 2 Nr. 2 de la Ley de Marcas alemana (en adelante MakenG) que establece una causal de irregistrabilidad, según la cual “la protección como marca no está dada para (…) signos que consistan exclusivamente en una forma que resulta necesaria para la consecución de un efecto técnico.”2
La DPMA, mediante decisión del 10 de julio de 2014, determinó que en el caso en concreto la marca tridimensional de Nestlé se adecuaba a la citada causal de irregistrabilidad y accedió a la solicitud de Ethical Coffee Company, al establecer que la marca consistía en un empaque que presentaba solo una composición técnica. Mencionó igualmente en su decisión, que la circunstancia de que existan a disposición formas alternativas, no excluye la aplicación del § 3 Abs. 2 Nr. 2.
Nestlé solicitó al BPatG revocar la decisión de la DPMA, al tiempo que Ethical Coffee Company solicitó denegar el recurso propuesto por Nestlé. El BPatG confirmó la decisión de la DPMA y tuvo en consideración varios aspectos entre los cuales resaltamos los siguientes.
En primera medida el BPatG recordó que la causal del irregistrabilidad del § 3 Abs. 2 Nr. 2, prohíbe precisamente en interés general, que el titular de una marca monopolice para sí soluciones técnicas y con ello pueda impedir a competidores el uso de dicha solución. Los soluciones técnicas, recordó el BPatG, o deben tener una protección limitada en el tiempo, como pasa con las patentes de invención o las patentes de modelo de utilidad, o deben hacer parte del dominio público. Se trata entonces de evitar que se abuse del derecho marcario con el fin de que soluciones técnicas se encuentren protegidas sin limitación en el tiempo. Citando algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),3 el BPatG indicó que con las palabras “exclusivamente” y “necesaria” de la causal de irregistrabilidad, la norma se asegura de que solamente estén excluidas de registro las formas de los productos a través de las cuales toma cuerpo la solución técnica.
A diferencia de otras causales de irregistrabilidad establecidas en la MarkenG, como la del § 8 Abs. 2 Nr. 2 (marcas que consistan exclusivamente en signos que sirvan para señalar en el comercio la clase, la cantidad, la calidad, el valor, el origen, el tiempo de fabricación u otras características de los productos o servicios), la casual del § 3 Abs. 2 Nr. 2 no puede ser superada por haber adquirido la marca un carácter distintivo en el mercado.
Por otro lado, y en palabras del BPatG, la causal del § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG “solamente es aplicable, si todas las características esenciales son funcionales, de tal manera que la exclusión no tiene lugar si un importante elemento no funcional, como un elemento decorativo o fantasioso, resulta ser de importancia para la forma”. Para lo anterior es necesario determinar las características esenciales de la forma.
En relación con la funcionalidad que establece la causal, el BPatG tuvo en cuenta al momento de analizar las características esenciales de la forma, principalmente la solicitud de patente “cartucho de café molido para una máquina de bebidas” presentada por la misma sociedad Nestlé en Alemania en 1977 (DE 27 52 733), y presentada con anterioridad en Suiza (1591376), cuyas figuras 1 y 2 se muestran a continuación:
Menciona el BPatG, que “el objeto de la invención del cartucho que contiene café molido consiste en la forma de un cuerpo con forma de cono truncado de ángulo agudo, que se fusiona en su extremo más pequeño (=superficie superior) en un cono en ángulo obtuso.”5
De esta manera, el BPatG realizó una comparación de las principales características esenciales de la forma que se había reivindicado como marca para establecer si resultaban necesarias para la consecución de un efecto técnico, comparación en la que la solicitud de patente resultó determinante. Así, por ejemplo, estableció que de acuerdo con la solicitud de patente, se desprendía que la característica de forma de cono truncado (Kegelstumpfform) resultaba de utilidad para una función técnica. Lo mismo ocurrió tratándose de la parte superior del empaque que el titular de la marca consideraba como una especie de tapa, pues el BPatG citó al respecto la reivindicación No. 4 de la solicitud de patente señalada y por lo tanto argumentó que así mismo cumplía una función técnica.
Respecto de la existencia de numerosas alternativas para las cápsulas de café para uso por parte de competidores, el BPatG indicó, al igual que lo hizo la DPMA, que tal circunstancia no excluía a la marca de la causal del § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Al respecto se refirió además el BPatG, a la sentencia Philips/Remington del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estableció respecto del aparte de la Directiva comunitaria que contiene la misma causal de irregistrabilidad: “En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guion, procede señalar que nada en el tenor de dicha disposición permite llegar a dicha conclusión.”6
De esta manera, el BPatG concluyó respecto de la funcionalidad de la forma, que todas las características esenciales del empaque tridimensional cumplen una función técnica sin excepción y por lo tanto la marca se encontraba incursa en lo dispuesto en el § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es decir, el signo no podía ser protegido mediante marca, teniendo en cuenta que consistía exclusivamente en una forma que resulta necesaria para la consecución de un efecto técnico.
La decisión del BPatG resulta ser un interesante caso de análisis, en el que es utilizada una solicitud de patente para determinar que la forma de una marca tridimensional cumple esencialmente una función técnica. También resulta ser un precedente para posibles acciones que puedan emprenderse en otros Estados donde la marca se encuentre vigente, máxime si se tiene en cuenta que la marca tridimensional de Nestlé se registró en Alemania a través del Protocolo de Madrid y fue concedida en varios estados contratantes de dicho sistema.
En el caso colombiano, no está de más recordar que la Decisión 486 de 2000, como Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, establece en el literal d) del artículo 135 una causal absoluta de irregistrabilidad muy similar a la del § 3 Abs. 2 Nr. 2 de la MarkenG, en el sentido de indicar que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se apliquen”.
La decisión del BPatG puede ser consultada (en alemán) aquí.
