Superintendencia de Industria y Comercio

Por: Juan Pablo Mateus Bernal Director de Signos Distintivos Delegatura para la Propiedad Industrial

El titular de una marca realiza una “promesa” al Estado al obtener el registro de su marca, la cual consiste en que la usará en el mercado para identificar los productos y/o servicios para los cuales se solicitó el registro. De manera general, la falta de uso de la marca tiene una consecuencia jurídica plasmada en muchos de los ordenamientos jurídicos marcarios, que consiste en la cancelación de la marca en el registro de la propiedad industrial.
EL Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 486 de 2000, establece la figura de la cancelación por no uso en su artículo 165. Dicha norma indica que si el titular de una marca no hace uso de esta sin razón justificada en cualquiera de los Países Miembros de la CAN, dentro de los tres años consecutivos anteriores al inicio de la acción de cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de dicha marca. 
Ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC fueron iniciadas dos acciones de cancelación por no uso, en contra de las marcas de Color Rosado Pantone 183C, la primera delimitada por la forma de una botella (Certificado de registro No. 507282) y la segunda por la forma de un vaso (Certificado de registro No. 507281), registradas para identificar “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; sabor a manzana” a nombre de un mismo titular.
 

Marca de Color Rosado Pantone 183C delimitada por la forma de un vaso

Certificado de registro No. 507281

Marca de Color Rosado Pantone 183C delimitada por la forma de una botella

Certificado de registro No. 507282

Adelantado el trámite correspondiente, dentro del cual el titular de las marcas dio respuesta a la acción de cancelación presentando sus argumentos y allegando pruebas, la SIC procedió a decidir las acciones de cancelación por no uso, que corresponden a las primeras cancelaciones decididas en contra de este tipo de marcas no tradicionales como son las marcas de color.  
En relación con la marca de color Rosado Pantone 183 C delimitada por la forma de una botella, la Dirección de Signos distintivos, mediante Resolución No. 33942 de 30 de junio de 2020, encontró que esta fue usada en el mercado dentro del periodo relevante para identificar gaseosas sabor a manzana, “en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización” (1). 
A esta conclusión se llegó luego de analizadas las pruebas allegadas por el titular de la marca con las que se acreditaron de manera suficiente y adecuada los actos de comercialización de los productos identificados con la marca objeto de acción de cancelación. Por otra parte, la dirección hizo alusión así mismo al último párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, según el cual no se cancelará el registro por falta de uso si la marca ha sido usada “en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo”, haciendo precisamente en referencia a la manera como es usada la marca en el mercado.
 

Por otro lado, si bien el uso de la marca fue probado únicamente respecto de gaseosas sabor a manzana, los demás productos para los cuales se registró la marca no fueron cancelados, a saber aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas sabor a manzana. A la anterior decisión llegó la Dirección luego de analizar las pruebas allegadas al expediente y corroborar que la marca de color Rosado Pantone 183C delimitada por la forma de una botella seguía siendo notoria para identificar gaseosas sabor a manzana, como se había declarado en tres oportunidades anteriores. 
Por lo tanto, y atendiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(2), no procedía la cancelación parcial de la marca notoria respecto de los otros productos respecto de los cuales el uso de la marca no fue acreditado (aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas sabor a manzana), al corresponder a productos que hacen parte del mismo sector económico de las bebidas no alcohólicas, que a su vez corresponde al sector pertinente de la marca notoria.  Así las cosas, la cancelación fue negada y la notoriedad de la Color Rosado Pantone 183C delimitada por la forma de una botella (Certificado de registro No. 507282) fue extendida.
Ahora bien, la decisión de la Dirección de Signos Distintivos respecto de la cancelación de la marca de color Rosado Pantone 183C delimitada por la forma de un vaso (Certificado de registro No. 507281), contenida en la Resolución No. 33945 de 30 de junio de 2020, fue distinta a la ya analizada.
En primer lugar, recuérdese que el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 indica que podrá constituir marca, entre otros signos, “un color delimitado por una forma o una combinación de colores”. Al margen de la discusión ya zanjada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisamente sobre estas mismas marcas de color, sobre si la forma que delimita el color debe ser en sí distintiva (lo que sin duda amerita una reflexión aparte de este artículo)(3), lo cierto es que la marca de color objeto de acción de cancelación fue delimitada por la forma de un vaso al momento de solicitarse y por lo tanto de su registro.
Así las cosas, reiteró la Dirección de Signos Distintivos en su decisión, que la marca de color debía usarse en el mercado de la manera en que fue concedida, esto es el color Rosado Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso. Al contrario de lo que ocurrió con la otra marca de color del mismo titular, este no acreditó que la marca de color Rosado Pantone 183C delimitado por la forma de un vaso fuera usada en el mercado. De hecho, las pruebas allegadas dentro del expediente de cancelación de este último signo, correspondían a las pruebas de uso de la marca Rosado Pantone 183C delimitado por la forma de una botella. Por lo tanto, se decidió cancelar totalmente la marca con Certificado de registro No. 507281. 
En este caso la notoriedad declarada en varias oportunidades para la marca de color Rosado Pantone 183C delimitado por la forma de una botella (Certificado de registro No. 507282) no podía impedir la cancelación del color delimitado por el vaso (Certificado de registro No. 507281), pues se trata de marcas independientes.
Se surte con estas decisiones administrativas otra etapa más sobre las marcas de color como marcas no tradicionales en Colombia pues, se señala nuevamente, las decisiones mencionadas son las primeras en pronunciarse sobre una acción de cancelación respecto de este tipo de marca. Se reitera una vez más la importancia del cumplimiento de la “promesa” de uso realizada por el titular de la marca al Estado, so pena de su cancelación y queda reafirmada la posición, esta vez en sede de cancelación, según la cual las marcas de color deben ser usadas en el mercado delimitadas por la forma en la que fueron concedidas.
Por último, debe indicarse que a la fecha de esta nota las Resoluciones No. 33942 y No. 33945 de 30 de junio de 2020 proferidas por la Dirección de Signos Distintivos no se encuentran en firme y contra ellas procede el recurso de apelación ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. 

Notas al pie

1.  Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial dentro del Proceso No. 122-IP-2007
2.  Véanse entre otras las interpretaciones prejudiciales dentro de los Procesos No. 46-IP-2006 y 269-IP-2016.
3. Véase la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de la Acción de Incumplimiento 01-AI-2017 promovida en contra de la República de Colombia en el caso de la concesión de las marcas de color Rosado Pantone 183C, así como el auto que resuelve la solicitud de enmienda, ampliación y aclaración. El Tribunal establece que no hubo incumplimiento del ordenamiento jurídico andino por parte de la República de Colombia y deja en claridad que la forma que delimita el color tratándose de una marca de color no debe ser en sí misma distintiva.