Superintendencia de Industria y Comercio
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el principio de la primacía de la realidad en el derecho de la propiedad industrial en varias interpretaciones prejudiciales1.
En esta línea jurisprudencial es destacable la Interpretación Prejudicial IP-76-2020 del 18 de junio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que sostiene:
“(…)1.24. En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos”2.
En relación con lo anterior, debe destacarse que el citado principio de la primacía de la realidad debe ser tenido en cuenta en el cumplimiento de muchas de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, ya que en varias de dichas funciones se busca evitar, prevenir o solucionar conflictos en el mercado. Incluso, el registro de una marca o la concesión de una patente de invención conllevan un procedimiento donde se debe tener en cuenta la realidad.
Así, cuando se registra una marca o un diseño industrial, se otorga una patente de invención o de modelo de utilidad, no se trata del ejercicio teórico de facultades, la aplicación de teorías o reconocimientos subjetivos, es esencial considerar la realidad del mercado.
Por ello, cuando realice su labor la Oficina, por ejemplo, cuando compara signos distintivos y efectúa relación de productos y/o servicios3, debe procurar que las controversias se diriman teniendo en cuenta como serían los signos que se comparan vistos en el mercado 4.
La línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relativa a la primacía de la realidad antes referida es acertada, ya que dicho principio debe ser esencial en el desarrollo del trabajo de la Oficina de Propiedad Industrial.
En efecto, la oficina tiene facultades de diversa índole, dentro de ellas preventivas con las que se busca evitar, por ejemplo, que dos marcas similares para distinguir productos o servicios relacionados coexistan en el mercado ya que se pueda originar riesgo de confusión entre los consumidores. La referencia esencial en ese propósito es la realidad del mercado.
Lo mismo sucede, entre otros temas, con el de las cancelaciones de marcas por falta de uso, que precisamente busca que el registro de las marcas corresponda a marcas usadas en el mercado, de manera que el registro de la propiedad industrial no se convierta en un obstáculo artificial para el acceso de otros empresarios con sus marcas al mercado.
Tratándose de patentes de invención, para determinar el nivel inventivo la oficina debe conocer el estado de la técnica más cercano relacionado con el objeto de la invención en un momento anterior a la solicitud.
A continuación, resaltaré algunos temas y funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en los que el principio de la primacía de la realidad debe ser tenido en cuenta como un principio esencial en el desarrollo del trabajo:
La Superintendencia debe negar el registro de una marca cuando existan signos similarmente confundibles solicitados o registrados con anterioridad por un tercero, para distinguir productos o servicios similares, ya que se puede presentar riesgo de confusión. Con ese propósito analiza el grado de semejanza entre los signos y también la relación de productos o servicios, para luego determinar si hay riesgo de confusión o no55.
Ahora bien, si los signos comparados no son idénticos sino similares, y no distinguen los mismos productos o servicios, la oficina aplica algunos criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para determinar si el riesgo de confusión es posible.
Con el propósito descrito, la Oficina puede proferir resoluciones donde niegue el registro de una marca por riesgo de confusión con un signo previamente registrado por un tercero, pero los intervinientes en los trámites tienen la posibilidad de aportar pruebas tendientes a demostrar que tales criterios no suceden en realidad en el caso en cuestión.
En efecto, los intervinientes en un trámite de propiedad industrial ante la oficina, pueden aportar pruebas dirigidas a demostrar, por ejemplo, que entre los signos en confrontación realmente no existe riesgo de confusión, porque, por ejemplo, los productos o servicios a los que se aplican los signos tienen diferentes medios de comercialización o publicidad. Incluso serian pertinentes pruebas documentales tendientes a demostrar que la confusión entre los signos no existe, como estudios de mercado, declaraciones o pruebas técnicas sobre percepción del signo en los consumidores, si los signos han coexistido en el mercado.
La importancia de la primacía de la realidad como un principio esencial, se aprecia también en relación con las pruebas de la coexistencia en el mercado de signos distintivos.
Esta situación se presenta con cierta frecuencia y corresponde a oposiciones presentadas con base en una marca que coexiste en el mercado con la solicitada.
El hecho de que las marcas que se confrontan hayan coexistido en el mercado, lleva a que puedan presentarse pruebas de confusión efectiva en el mercado de las marcas, dentro de las que cabe, entre otras, la prueba documental o la testimonial (documentos de contenido declarativo).
Igualmente, como consecuencia de la coexistencia en el mercado de las marcas, pueden presentarse pruebas de coexistencia pacífica en la que no ha habido riesgo de confusión.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala con acierto con lo anterior lo siguiente:
“7.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión.”6
Por lo anterior, de ser aportadas en un proceso administrativo llevado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pruebas dirigidas a demostrar el riesgo de confusión, o la confusión entre signos distintivos, o la ausencia de los mismos, es necesario valorar las pruebas pertinentes y útiles aportadas por los interesados, ya que eso será esencial para poder adoptar una decisión acorde con la realidad del mercado.
En los procesos de cancelación por falta de uso del registro de una marca debe tener importancia esencial la realidad del mercado.
En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria en los procedimientos de cancelación de registro de marcas.
Concretamente, tratándose de la cancelación de registro de una marca por falta de uso, se resalta que es posible presentar nuevas pruebas en la etapa de recursos, las cuales deben ser trasladadas, para efectos de poder ser valoradas, ya que así se garantiza el debido proceso7.
Reconoce de todas maneras el Tribunal, que las nuevas pruebas deben ser valoradas, cuando pertenezcan al periodo en que se alegó la existencia de dicho interés y si son pertinentes.
Es necesario que los exámenes de las similitudes entre dos signos se realicen con rigor atendiendo a la realidad de la conformación de los signos que se comparan.
Si las similitudes entre los signos no son extremas es preciso establecer los grados de similitud ortográfico, fonético, conceptual y gráfico entre los signos, para luego analizar la relación de productos y poder concluir si hay riesgo de confusión o no.
Ahora bien, las pruebas que se aporten en los trámites administrativos tendientes a acreditar el riesgo de confusión de dos signos en el mercado, o la ausencia del mismo, deben valorarse cuando sean pertinentes y útiles para poder tomar una decisión por la oficina ajustada a derecho.
Así, por ejemplo, pruebas tendientes a demostrar la forma de comercialización de productos o servicios, o estudios de mercado que ayuden a determinar la proximidad de los bienes distinguidos con las marcas, serán admisibles.
Asimismo, las pruebas dirigidas a demostrar confusión de signos en el mercado también deben ser tenidas en cuenta, ya que si un empresario se opone a un registro por considerar que ya ha tenido perjuicios derivados de la presencia de la marca a la que se opone en el mercado, al referirse a un hecho que ya sucedió podrá demostrarlo. Las pruebas documentales de contenido declarativo, los estudios de mercado, encuestas, entre otras, serán apropiadas al respecto.
En los procedimientos de cancelación de registro de marcas por falta de uso del registro de una marca, debe darse a los intervinientes las oportunidades procesales pertinentes para aportar pruebas, de acuerdo con la Decisión 486 norma supranacional andina aplicable en materia de marcas y con la norma interna vigente en materia de recursos.