Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad en materia de Propiedad Industrial, cuenta con la potestad de formular objeciones en el examen de forma al solicitante cuando evidencie inconsistencia o falta de cumplimiento en alguno de los requisitos previstos en el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000 y que no permitan continuar con el trámite correspondiente.

Al respecto, pueden existir en la etapa de forma objeciones relacionadas con i) la falta de especificidad en los términos utilizados para designar un producto o servicio; ii) la clasificación respecto de los producto o servicio designados con el signo, o; iii) aquellos aspectos que estén directamente relacionados con la información del signo a registrar e impidan a la oficina determinar con claridad el alcance del derecho.

Con motivo de la conmemoración de los diez años de adhesión al Protocolo de Madrid por parte de Colombia, la Superintendencia quiere compartir algunos los Tips a ser tenidos en cuenta por un usuario del sistema de Madrid para superar las objeciones de forma en una solicitud de registro cuya parte contratante designada sea Colombia.

Carencia de especificidad en productos y servicios

Es posible que la Superintendencia de Industria y Comercio considere que la cobertura de productos y o servicios carece de especificidad. Por ejemplo:

1. Cuando se profiere un requerimiento por carencia de especificidad de productos o servicios, estas objeciones pueden ser subsanadas por el apoderado del trámite directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia indicando el nombre del producto o servicio que se pretende reivindicar, teniendo en cuenta las opciones establecidos en el numeral 1.2.5.2. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, sin perjuicio de poder eliminar los productos o servicios objetados.

2. El apoderado del trámite puede optar alternativamente a la opción anterior, por subsanar el requerimiento proferido por conducto de la OMPI a través de la presentación de una limitación (MM6), una renuncia (MM7) o una cancelación (MM8). En cualquier caso, el apoderado deberá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la presentación del trámite y aportar los soportes correspondientes dentro del término establecido para dar respuesta al requerimiento, y de esta forma evitar abandonos.

3. El titular del Registro Internacional, alternativamente y cuando considere que existe o se cometió algún error en la traducción de la cobertura del signo que dio lugar al requerimiento de forma, podrá gestionar directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI una petición de corrección (MM21). Si el apoderado del solicitante decide hacer uso de esta última opción, deberá informar y presentar los soportes correspondientes dentro del término establecido con el fin de evitar abandonos.

Indebida clasificación de productos y servicios

Es posible que la Superintendencia de Industria y Comercio considere que la cobertura de productos y o servicios no se encuentra bien clasificada. Por ejemplo:

1. En cuanto a la indebida clasificación de productos o servicios, estas objeciones deben ser subsanadas directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, eliminando las expresiones que sean objetadas en el examen de forma. El apoderado debe tener en cuenta que ante la Superintendencia no puede realizar reclasificación de productos y servicios que se le hayan indicado están mal clasificados.

2. El titular del Registro Internacional, cuando considere que existe o se cometió algún error en la traducción de la cobertura del signo que dio lugar al requerimiento de forma, podrá gestionar directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI una petición de corrección. Si el apoderado del solicitante decide hacer uso de esta última opción deberá informar y presentar los soportes correspondientes dentro del término establecido con el fin de evitar abandonos.

Aspectos relacionados con el alcance del derecho

El trámite de publicación es esencial para que terceros puedan presentar oposición si consideran tener un mejor derecho, por lo tanto, en el examen de forma de la solicitud es importante establecer con certeza el alcance del derecho que se pretende registrar como marca. A continuación, presentamos los aspectos más importantes que debe tener en cuenta un apoderado de trámite al momento de recibir un requerimiento basado en estos aspectos, veamos:

1. Cuando se evidencien inconsistencias relacionados con la naturaleza del signo que no permitan establecer con certeza si el signo es mixto, figurativo o tridimensional mixto, el apoderado deberá responder el requerimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia precisando la naturaleza del signo registrado.

2. En cuanto a la reivindicación de colores, puede suceder que el titular del registro internacional haya reivindicado colores en su solicitud, sin que se hayan indicado cuáles son los colores reivindicados. La Superintendencia exige, en caso de que se reivindiquen colores, que se indique el nombre del color o colores sin hacer uso de adjetivos calificativos o mediante la utilización de códigos de referencia internacional (como Pantone o Focoltone). Ante la situación planteada, el apoderado deberá responder el requerimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia indicando los colores a reivindicar, para aquellas solicitudes cuya fecha de registro internacional sea posterior al 05 de abril de 2021.

   El apoderado deberá tener en cuenta que no es obligatorio el uso de códigos de referencia internacional (como Pantone o Focoltone) para indicar los colores reivindicados, salvo que se trate de una solicitud de “marca de color”. Esto quiere decir que en marcas mixtas, figurativas o tridimensionales bastará con indicar el nombre del color sin adjetivos, como por ejemplo “azul”, “rojo” o “amarillo”. No es aceptable la utilización de adjetivos sobre el color como “azul claro”, “café oscuro” o “amarillo pollito”. Debe tenerse en cuenta que es necesario que los colores reivindicados guarden correspondencia con los contenidos en la etiqueta y que no será admisible el cambio de tonalidades en la etiqueta. Si existen varios tonos de amarillo y no se desea utilizar un código de referencia internacional, bastará con indicar “amarillo”, lo que cubrirá todos los tonos de este color.

   En caso de que se desee utilizar códigos de referencias internacional para describir los colores, bastará con la utilización de un solo sistema de referencia internacional y por lo tanto no es necesario que se describa el mismo color utilizando un código Pantone y adicionalmente un código RGB, por ejemplo. De esta forma, en la imagen inmediatamente anterior el apoderado de un solicitante puede optar por indicar que se trata de códigos Pantone, a saber: “Pantone 1905C” y “Pantone 18-1148 TPX”, alternativamente utilizar el sistema de referencia internacional de color RGB: “HEX #f59bbb” y “HEX #864c24” o alternativamente indicar el nombre de los colores que aparecen en la reproducción de la etiqueta tales como “Rosado” y “Café”, sin necesidad de usar los tres sistemas.

   El apoderado debe así mismo tener en cuenta que no es posible realizar una reivindicación parcial de colores, reivindicando unos y excluyendo la reivindicación para otros colores que se evidencien en la etiqueta.

   Por último, no será necesario reivindicar colores si la etiqueta en la solicitud se encuentra a color, salvo que así lo desee, en solicitudes cuyo registro internacional sea anterior al 5 de abril de 2021.

3. Si la información del signo indicado en el campo de denominación no coincide con la etiqueta aportada será necesario que el apoderado del trámite aclare e indique ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia todas las expresiones que contenga el signo, salvo aquellas que consistan en palabras genéricas, descriptivas o de uso común.