Superintendencia de Industria y Comercio

El pasado 5 de agosto de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 51804, mediante la cual se adicionó el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia.

Mediante este numeral la Superintendencia reguló lo correspondiente a las solicitudes de registro y de transferencia de signos distintivos (como marcas y lemas comerciales), cuando el solicitante o titular pertenecen a un mismo grupo empresarial.

Hasta antes de la entrada en vigor de dicha Resolución, esto es el próximo 1 de septiembre de 2022, si se solicitaba el registro de una marca a nombre de la persona “A” y la Superintendencia encontraba en desarrollo del examen de registrabilidad un antecedente de titularidad de la persona “B” que acarreara riesgo de confusión o de asociación, la solicitud era negada, independientemente de si las personas “A” y “B” pertenecían al mismo grupo empresarial, en aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Lo anterior en razón a que ante el Registro de la Propiedad Industrial se trata de dos personas diferentes.

La misma situación descrita anteriormente ocurría respecto de transferencias de registros de marcas y lemas comerciales. Si en aplicación del artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia encontraba que la transferencia de una marca de la persona “A” a la persona “B” acarreaba riesgo de confusión, en razón por ejemplo a otras marcas que permanecerían en cabeza de “A”, la transferencia era denegada si no se transferían todas aquellas marcas, independientemente de si las personas “A” y “B” pertenecían al mismo grupo empresarial. Una vez más, ante el Registro de la Propiedad industrial se trata de dos personas diferentes.

La nueva regulación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio permite que no se considere como de titularidad de un tercero dichos antecedentes que hasta antes del 1 de septiembre impedirían el registro o la transferencia del signo, siempre y cuando, en los términos de los ejemplos anteriores, “A” y “B” pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

La regulación es clara al señalar que “cuando se presentan las circunstancias que obligan a reconocer la existencia de un grupo empresarial debe existir unidad de propósito y dirección, además de la subordinación, lo cual se traduce en procesos productivos que para los fines de la propiedad industrial, tendrían un mismo origen empresarial, lo que implica que el consumidor no esté ante el escenario de un riesgo de confusión o de asociación, al encontrarse con signos distintivos pertenecientes a integrantes del mismo grupo empresarial”.

Como puede observarse, la regulación le da un papel importante a la unidad de propósito y dirección como característica de los grupos empresariales y permite que la Superintendencia entre a considerar que los signos distintivos, aun en cabeza de personas distintas pertenecientes a un mismo grupo empresarial, no van a generar un riesgo de confusión o de asociación.

Quien esté interesado en que la Superintendencia tenga en cuenta para los fines de registro o transferencia que dos personas pertenecen a un mismo grupo empresarial deberá, de acuerdo con la regulación, poner en conocimiento de la Entidad la situación de grupo empresarial. Tratándose de personas nacionales, dicha situación de grupo empresarial será corroborada por la Entidad a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Si se trata de personas extranjeras, deberá allegarse además una declaración suscrita por la persona, por el representante legal o quien haga sus veces en la que se ponga de manifiesto a la Superintendencia de manera clara la unidad de propósito y dirección entre las empresas correspondientes. Además de lo anterior, en el caso de que sea procedente, deberá allegarse igualmente el documento expedido por la autoridad competente de la jurisdicción de la persona implicada en la que conste la unidad de propósito y dirección. En este sentido, no deberá allegarse dicho documento si en la jurisdicción de la persona no existe una autoridad competente para inscribir o dar fe de la situación de unidad de propósito y dirección, (situación que en nuestro ordenamiento se traduce en la existencia de grupo empresarial pero que puede llamarse de forma distinta en otras latitudes).

En el caso de los documentos que deben allegarse tratándose de personas extranjeras, es importante que se tenga en cuenta que, por disposición del numeral 1.2.1.1 del Capítulo Primero del Título X la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, todos los documentos que se alleguen ante la Entidad, deben encontrarse en idioma castellano, y en virtud del artículo 167 del Decreto 019 de 2012, en los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, los documentos que deban anexarse estarán exentos de atestación, autenticación o legalización.

En definitiva, con la expedición de esta nueva regulación la Superintendencia de Industria y Comercio reconoce las dinámicas empresariales actuales y las realidades del mercado que cuentan con los derechos de propiedad industrial como activos importantes e instrumentos de competitividad.