Superintendencia de Industria y Comercio
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Orientación especializada en Propiedad Industrial
El Protocolo de Madrid es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. El protocolo ofrece a los propietarios de una marca protegida en Colombia la posibilidad de extender su protección a varios países (pertenecientes a la Unión de Madrid) mediante la presentación de una única solicitud de registro internacional directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no sin necesidad de contar con un agente local en los países designados para la solicitud.
La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca. El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o solicitar la designación posterior en otros países que hagan parte de la Unión de Madrid.
Mediante Ley No. 1455 de 2011 se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" junto con su "Reglamento" e “Instrucciones Administrativas”, el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.
El Sistema de Madrid actualmente consta de 128 países que se han adherido al Protocolo de Madrid y representan más del 80% del comercio mundial. Estos países son llamados "Partes Contratantes". Una lista actualizada de los países contratantes está disponible en internet en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): https://www.wipo.int/madrid/es/members/
Cualquier titular de una solicitud presentada o registrada en la SIC, que tenga nacionalidad colombiana, tenga domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano, puede presentar una solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC designado un país o Parte Contratante que haga parte del Sistema de Madrid.
Para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la SIC, el solicitante debe contar con una solicitud o un registro de marca previo en Colombia, llamado "Solicitud base" o "Registro Base". La marca y el titular de la solicitud internacional tendrán que ser los mismos que aparecen en la marca que figura como solicitud o registro base. La solicitud de registro Internacional deberá identificar los mismos productos o servicios, o una lista más reducida o limitada, de los que identifica la solicitud o registro de base en Colombia.
Así mismo, el solicitante del registro internacional debe pagar una tasa de transmisión y certificación a favor de la SIC, sin perjuicio de la tasa internacional que el solicitante deberá abonar directamente a la Oficina Internacional por concepto de tasas oficiales.
La lista de requisitos mínimos para presentar una solicitud de registro internacional y obtener una fecha de presentación se encuentran comprendidos en el artículo 3 del Protocolo de Madrid, la Regla 9 del Reglamento del Protocolo y en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única.
No. La Oficina Internacional de la OMPI no recibe solicitudes de registro internacional presentadas directamente de los usuarios, solo aceptará peticiones que se hagan por intermedio de la Oficina de Origen al que pertenece el usuario. El solicitante que desee proteger un registro por medio del Protocolo de Madrid debe presentar su solicitud directamente a la SIC.
La SIC deberá certificar que la solicitud de registro de marca internacional contiene la misma información que la solicitud o registro de base, y posteriormente, enviara la solicitud a la Oficina Internacional de la OMPI para que continúe con el trámite correspondiente.
El solicitante de un registro de marca internacional deberá pagar a la SIC una tasa por concepto de certificación y transmisión de la solicitud internacional, establecida en la resolución de tasas del año en curso.
Por su parte, la Oficina Internacional de la OMPI percibe unas tasas que varían en función de si la reproducción de la marca es en blanco y negro y/o a color, las partes contratantes designadas en la solicitud internacional y el número de clases en que se agrupen de productos y/o servicios señalados en la solicitud internacional. La tabla de tasas, las tasas individuales y el calculador de tasas de la Oficina Internacional están disponibles en el sitio Web de la OMPI: https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html
Es importante tener en cuenta que las tasas correspondientes a la solicitud de registro de marca internacional deben ser canceladas por el solicitante directamente a la Oficina Internacional de la OMPI en la moneda Suiza, es decir, en Francos Suizos.
El solicitante de un registro internacional podrá presentar su solicitud de registro internacional en físico o en línea a través del SIPI. Si el solicitante opta por presentar su solicitud en físico deberá diligenciar el formulario oficinal MM2 dispuesto por la Oficina Internacional de la OMPI en su sitio Web: https://www.wipo.int/madrid/es/forms y radicarlo en las instalaciones de la SIC.
En importante tener en cuenta que el formulario oficial MM2 deberá completarse de forma legible, esto es, por medio de una máquina de escribir o de cualquier otra máquina. La Oficina Internacional y la SIC no aceptarán el formulario en físico rellenado a mano.
Para presentar la solicitud de registro internacional en línea, el solicitante deberá contar con una cuenta en SIPI e ingresar al módulo de solicitud de Registro internacional y diligenciar el formulario virtual MM2 dispuesto por la Entidad.
Tenga en cuenta que el formulario virtual en SIPI le permite diligenciar la información requerida de forma más fácil, permitiendo utilizar toda la información que aparece en el sistema respecto de la solicitud o registro de base, incluyendo los datos del solicitante, con el fin de que el proceso sea más eficiente y preciso, reduciendo la posibilidad de recibir un requerimiento.
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.2. del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, las solicitudes de registro internacional y demás documentos que deban ser enviados a la Oficina Internacional por conducto de la SIC deben ser presentados en el idioma Español, excepto aquellos formularios oficiales que, de conformidad con el Reglamento del Protocolo, sean exigidos por la referida Parte Contratante en su idioma oficial como, por ejemplo: el formulario de intención de uso (MM18) requerido por Estados Unidos.
Si la solicitud de registro de marca internacional cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC firmará, certificará y enviará la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional de la OMPI para continuar con el trámite correspondiente.
Sin embargo, si la solicitud de registro de marca internacional no cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC expedirá un requerimiento, indicándole al solicitante la información o documentación faltante y advirtiéndole que la solicitud no podrá ser certificada y enviada a la OMPI hasta tanto no sea corregida o completada la información faltante.
Una vez el solicitante cumpla con lo requerido, la SIC procederá a enviar la solicitud de registro internacional a la Oficina Internacional de la OMPI sin demoras. Es importante tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo de Madrid, si la solicitud de registro internacional no es recibida por la Oficina Internacional de la OMPI dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud.
Ahora bien, finalizado el plazo estipulado en el requerimiento, si el solicitante no completó o aportó la información requerida, la SIC, mediante resolución motivada, considerará desistida la actuación y ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud internacional.
No. La remisión y certificación del formulario MM2 por parte de la SIC corresponde a una de las etapas del trámite que tiene que surtir el solicitante y cuya finalidad radica en determinar la relación existente entre la solicitud o registro de base con la solicitud de registro internacional presentada y determinar la fecha de registro internacional.
Una vez que la SIC ha procedido a certificar y enviar el formulario MM2, la Oficina Internacional verificará que la solicitud cumpla con todos los requisitos de presentación establecidos en el artículo 3 del Protocolo de Madrid y la Regla 9 del Reglamento del Protocolo. Si no se evidencia ningún incumplimiento, procederá a asignar número de registro internacional a la solicitud y ordenar su publicación en la Gaceta de la OMPI. Para más información relacionada con el procedimiento del registro puede consultar el sitio Web de la OMPI: https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/
En el evento en que la solicitud no cumpla con los requisitos de presentación establecidos en el Protocolo de Madrid, la Oficina Internacional enviará una notificación de irregularidad a la SIC y al solicitante internacional explicando los motivos por los cuales la solicitud es irregular e indicando la forma en que debe subsanar y el término establecido.
Determinadas irregularidades deben ser subsanadas por conducto de la SIC como oficina de origen, en estos casos, el solicitante recibirá un requerimiento formal por parte de la SIC indicándole los motivos de la irregularidad y la forma de subsanarlos. Una vez superados los motivos que dieron lugar a la irregularidad, la solicitud será enviada a la Oficina Internacional para continuar con el trámite.
Una vez que se inscribe la solicitud internacional, se asigna número de registro internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI, la Oficina Internacional procede inmediatamente a notificar a cada una de las Partes Contratantes designadas con la solicitud la existencia de un trámite de registro de marca.
Cada una de las Partes Contratantes designadas tendrá la oportunidad de examinar la solicitud de registro internacional en su territorio para determinar si se otorga o deniega la protección del registro conforme lo establecido en la normativa de su jurisdicción.
La primera y la última decisión que tome la Oficina de la Parte Contratante debe ser comunicada a la Oficina Internacional para que esta a su vez informe al solicitante, en caso de que se deniegue la protección, la comunicación enviada por la OMPI deberá indicar los motivos por los cuales se deniega la protección e indicar los mecanismos, recursos y el plazo que cuenta el solicitante para rebatir la decisión.
El protocolo de Madrid junto con el Reglamento del Protocolo establece que las Partes Contratantes deben comunicar las decisiones proferidas por sus oficinas otorgando o denegando la protección del registro de marca.
El plazo normal para la notificación de una denegación provisional o una de notificación de concesión del registro es de máximo dieciocho (18) meses, salvo que la legislación de alguna de las Partes Contratantes prevea un plazo más corto, que no puede ser inferior a doce meses (12 meses), periodo que se empieza a contar a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro internacional a cada una de las Oficinas de la Parte Contratante designadas.
El protocolo de Madrid establece la figura del periodo de dependencia que consiste en que los efectos del Registro Internacional se encuentran supeditados a la vigencia de la solicitud o registro de base durante un periodo de tiempo de cinco (5) años contados a partir de la fecha del registro internacional.
De esta forma, si la solicitud o registro base es negada, renunciada, cancelada o limitada en todo o en parte, durante el periodo de dependencia, la solicitud de registro internacional se verá afectada en cada una de la Partes Contratantes designadas limitando la protección del registro tal como quedó en Colombia. Es importante tener en cuenta que luego de la finalización del periodo de cinco años de dependencia el registro internacional se vuelve independiente de la solicitud o registro base.
Sí. El titular de un registro internacional inscrito en la OMPI podrá, en cualquier momento, presentar una solicitud de designación posterior con el propósito de añadir una nueva Parte Contratante al registro internacional existente, así mismo, podrá efectuar una designación para todos los productos o servicios inscritos o solo respecto de algunos.
Sí. El titular un Registro Internacional podrá presentar su solicitud de Designación Posterior en físico o en línea a través del SIPI. Si el solicitante opta por presentar su solicitud en físico deberá diligenciar el formulario oficinal MM4 dispuesto por la Oficina Internacional de la OMPI en su sitio Web: https://www.wipo.int/madrid/es/forms y radicarlo en las instalaciones de la SIC. En importante tener en cuenta que el formulario oficial MM4 deberá completarse de forma legible, esto es, por medio de una máquina de escribir o de cualquier otra máquina. La Oficina Internacional y la SIC no aceptarán el formulario en físico rellenado a mano.
Para presentar la solicitud de designación posterior en línea, el solicitante deberá contar con una cuenta en SIPI e ingresar al módulo de solicitud de Registro internacional y diligenciar el formulario virtual MM4 dispuesto por la Entidad.
El Registro Internacional surte efectos durante diez (10) años contados a partir de la fecha del registro internacional y puede ser renovado por periodos sucesivos de 10 años de forma indefinida, previo al para de una tasa previamente establecida seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento del periodo.
No. El titular que desee mantener la protección del registro internacional por un periodo adicional de diez (10) años deberá presentar directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI la petición de renovación del registro, previo al pago de una tasa previamente establecida. También puede renovar su registro internacional en físico y presentar directamente el formulario (MM11) a la OMPI.
Tenga en cuenta que bastará una única solicitud y un único pago de tasas para renovar la protección del registro en todas las Partes Contratantes designadas donde se concedió la protección. Para más información puede consultar el sitio Web de la OMPI: https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html
No. Los cambios relativos al nombre, la dirección o la naturaleza jurídica del titular o al nombre o la dirección del mandatario, deben inscribirse por el titular o su mandatario, directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI, previo al pago de una tasa establecida.
Del mismo modo, los cambios de titularidad de un registro internacional deben ser inscritos por el titular directamente en la OMPI. Sin embargo, no es posible inscribir como nuevo titular de un registro internacional a una persona que no tenga derecho a presentar una solicitud internacional, es decir, el nuevo titular tiene que acreditar que cuenta con el vínculo necesario, a saber: i) ser nacional de un estado miembro del Protocolo; o, ii) tener un domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de un estado miembro del Protocolo.
Si usted se encuentra interesado en presentar una solicitud de registro de marca internacional o una designación posterior, se recomienda realizar una búsqueda para determinar si ya existen marcas idénticas o similares en los mercados de interés. En el sitio Web de la OMPI: https://www.wipo.int/reference/es/branddb/ podrá consultar la información de los registros de marca realizando búsquedas por denominación o por imagen.
Antes de presentar una solicitud de registro internacional y designar a las Partes Contratantes de interés, se recomienda utilizar el calculador de tasas dispuesto por la OMPI en su sitio Web: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/ para obtener una estimación tasas oficiales. Para tener una aproximación del valor a pagar por concepto de tasas se debe tener en cuenta que el valor varía en función de si la reproducción de la marca es en blanco y negro y/o a color, las partes contratantes designadas en la solicitud internacional y el número de clases en que se agrupen de productos y/o servicios señalados en la solicitud internacional.
La OMPI cuenta con una base de datos en el que los usuarios podrán consultar el perfil de cada uno de los miembros del Sistema de Madrid. Este servicio ofrece acceso a las prácticas y procedimientos de registro de marca en cada una de las jurisdicciones en las que se desee obtener protección y los plazos aplicables en los países o regiones de los miembros que usted haya designado en el registro internacional.
La información puesta al alcance de los usuarios es fundamental para determinar el acceso a los mercados que desea proteger. Usted podrá consultar los perfiles de los miembros del Sistema de Madrid a través del siguiente link: https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember
La SIC cuenta con centros de apoyo para los inventores, innovadores, investigadores, emprendedores, empresarios, instituciones y MiPymes que requieran orientación y asistencia personalizada sobre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades para la protección de marcas en Colombia y otras jurisdicciones.
En este sentido, el CIGEPI, como centro de apoyo, da orientación especializada y asistencia gratuita en relación con el funcionamiento del Sistema de Madrid y la forma de presentar una solicitud de registro internacional. Para obtener más información sobre el funcionamiento del Sistema de Madrid o agendar una orientación especializada con alguno de nuestros gestores, podrá solicitar su cita a través del siguiente link: https://sedeelectronica.sic.gov.co/temas/propiedad-industrial/cigepi/orientacion-en-propiedad-industrial