Superintendencia de Industria y Comercio

1. Concepto de marca notoria y de marca renombrada y sus diferencias

En relación con el concepto de marca notoria debe señalarse que, de acuerdo con lo establecido con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo distintivo notoriamente conocido es el reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente de los consumidores del producto o servicio respectivo; o por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización o en los círculos empresariales relacionados con los productos o servicios respectivos.¹

A su vez, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “marca renombrada (por ejemplo Coca Cola) es conocida prácticamente por todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado con la marca renombrada”.²

Es pertinente resaltar las diferencias entre las marcas notorias y renombradas. La primera de las diferencias es en lo relativo al principio de la especialidad, ya que en el caso de las marcas renombradas el rompimiento del principio de la especialidad es absoluto, obteniendo protección de la marca que cuente con esa condición en relación con cualquier producto o servicio. En cambio, las marcas notorias para obtener protección en relación con productos o servicios no relacionados con el ámbito de la notoriedad, requieren que se presente un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

La segunda de las diferencias tiene que ver con la prueba, ya que la prueba de que una marca es renombrada no se necesita de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, por cuanto su conocimiento en el mercado es un verdadero hecho notorio. De otro lado, la prueba de la notoriedad debe efectuarse acudiendo a los medios de prueba permitidos por la normativa.

Sobre los temas indicados, el Tribunal Andino señala en la interpretación prejudicial 196-IP-2020 lo siguiente:

“5.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio no son objeto de prueba".³

2. La protección de las marcas notorias y renombradas

En relación con las marcas renombradas y su protección en el mercado, como ya se indicó las marcas renombradas se protegen en relación con cualquier producto o servicio, evitándose el uso en el mercado o el registro de signos similarmente confundibles o que lleven a los consumidores a efectuar una conexión del signo con el signo renombrado.

De otro lado, tratándose de la marca notoria se requiere para que la mencionada protección se realice, que exista riesgo de confusión o de asociación, riesgo de dilución o riesgo de uso parasitario del signo notorio, siendo estos dos últimos característicos de la protección reforzada de las marcas notorias, por lo que es pertinente efectuar un comentario sobre estas eventualidades de protección.