Superintendencia de Industria y Comercio

De acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el único requisito sustantivo que debe cumplir una solicitud de registro de diseño industrial para obtener el derecho es la novedad, la cual constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Así mismo, el artículo 115 de dicha Decisión precisa que un diseño industrial no es nuevo si había sido accesible al público, en cualquier lugar y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación o de prioridad, o si las diferencias que lo apartan de otros diseños ya conocidos son diferencias secundarias.

En la práctica, el estudio de la novedad busca establecer que el diseño no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial y supone comparar la forma o particularidades del diseño, cuyo registro se solicita, con el universo de las formas estéticas existentes antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud bajo estudio. Si el diseño no está comprendido en las formas estéticas divulgadas, el mismo será nuevo. En caso contrario, si ya fue anticipado, se denegará el registro.

Aunque el análisis de la novedad pareciera consistir en una sencilla comparación, es en la identificación de diferencias y la calificación de dichas diferencias para establecer si pueden considerarse secundarias, donde el tema dista de ser simple, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial correspondiente al Proceso 208-IP-2015¹.

Un diseño no solo debe ser novedoso, sino que no puede consistir en formas usuales de los productos

En pro de establecer las pautas de estudio, el Tribunal hace énfasis en que la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales, como lo hacía la Decisión 344, y que este cambio pasó por alto la “distintividad” que debe tener el diseño industrial para ser registrado. En opinión del Tribunal, un diseño no solo debe ser novedoso, sino que no puede consistir en formas usuales de los productos, ni ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados; es decir, según el Tribunal, al momento de analizar un diseño industrial, también se debe revisar la distintividad del mismo.

Complementando esta idea, el Tribunal establece que la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.” En la misma línea y en relación con las diferencias secundarias, el Tribunal señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias, ya que estas no lo librarán de ser confundible y, por lo tanto, de no ser registrable.

Sumado a lo anterior, el Tribunal precisa que “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.”

Adicionalmente, el Tribunal advierte que “el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales".

Resaltar criterios de examinación

Con base en lo expuesto, el Tribunal concluye que además de ser novedoso, el diseño industrial no debe estar incurso en los impedimentos del registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que el análisis de las diferencias secundarias debe basarse en la impresión general que produzca el diseño reivindicado en el público consumidor, la cual debe diferir de la producida por cualquier otro diseño divulgado con anterioridad. Aunado a lo anterior, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, y tener una contundencia suficiente frente a otros diseños, para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

En este orden de ideas, consideramos de interés resaltar los criterios de examinación propuestos por el Tribunal Andino a la hora de determinar la existencia de diferencias secundarias, los cuales exigen a la Oficina de registro ubicarse en la posición del consumidor medio y realizar la comparación entre el diseño solicitado y el estado de la técnica, excluyendo del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, entre ellos, aquellas diferencias mínimas que sólo un experto en diseño es capaz de detectar; y centrando el estudio tanto en la impresión general que produce el diseño en el público consumidor, la cual para evitar la confusión entre los productos comparados debe ser diferente de la impresión generada por otros diseños, como en los elementos que aportan distintividad, para establecer si ellos tienen una contundencia suficiente frente a otros diseños. La evaluación de estos aspectos facilitará a la Oficina determinar si el diseño en su conjunto es o no distinguible por el consumidor medio, al punto que su apariencia externa resulta relevante para marcar una preferencia e incidir en la elección de los productos en el mercado.