Superintendencia de Industria y Comercio

En reciente interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 16 de marzo de 2021 con radicado 144-IP-2019, se analizó el régimen de las licencias obligatorias de las patentes establecido por la Decisión 486 de 2000, con ocasión de una solicitud del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil de la República del Ecuador.

Las licencias obligatorias se expresan como una forma de limitación al derecho exclusivo del que dispone el titular de una patente para la explotación de la invención protegida¹, de una naturaleza verdaderamente extra contractual que se representa en un acto administrativo expedido por el organismo de la administración pública competente, el cual, prescinde del consentimiento del titular² para su expedición.

Siendo así, las licencias obligatorias sobre patentes deben ser interpretadas bajo un criterio taxativo en los términos fijados por el Capítulo VII del Título II de la Decisión 486, por cuanto aquellas, como refiere el Tribunal, son una limitación del derecho de patente de carácter particular, que se concede o no en atención a las circunstancias de cada caso y bajo los supuestos fijados por el marco comunitario andino.

Así las cosas, consideramos de importancia destacar el análisis realizado por parte del Tribunal en la interpretación prejudicial antes referida³, respecto de las cuatro formas de la licencia obligatoria contempladas en el Régimen Común de Propiedad Industrial, así como la fijación de los supuestos y criterios que deben observar los Estados miembros para su otorgamiento:

• En cuanto a la licencia por ausencia de explotación de la patente por parte de su titular, se establece que de conformidad con el artículo 61 de la Decisión 486, es necesario que hayan transcurrido tres años desde la fecha de concesión o cuatro años desde la fecha de solicitud, en los cuales se deberá evidenciar que la patente ha sido explotada conforme a los artículos 59 y 60 de la norma andina dentro del territorio del país miembro en donde se pretende la licencia, o que dicha explotación estuvo suspendida por más de un año. De igual forma, quien la solicite debe haber intentado obtener una licencia contractual del titular en condiciones comerciales razonables y no haber obtenido efectos en un plazo prudencial.
• Frente a las licencias por razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional establecida por el artículo 65 de la Decisión 486, aquellas solo podrán concederse mientras tales supuestos permanezcan y no impliquen un menoscabo del derecho del titular para continuar con su explotación.
• Las licencias obligatorias resultado de la generación de afectación a la libre competencia, sólo podrán otorgarse cuando la Autoridad Nacional Competente en materia de libre competencia haya realizado una previa calificación de si el ejercicio de los derechos conferidos por la patente supone una restricción del mercado mediante la figura de abuso de la posición dominante, conforme el artículo 66 de la Decisión 486.
• Finalmente, la licencia obligatoria solicitada respecto de una patente cuya explotación requiere necesariamente el empleo de otra, establecida en el artículo 67 de la Decisión 486, es procedente cuando se cumplen dos supuestos. El primero, cuando el solicitante no pudo obtener una licencia contractual en condiciones razonables y, el segundo, cuando la segunda patente supone un avance técnico importante en términos económicos con relación a la invención reivindicada por la primera patente.

Ahora bien, el Tribunal considera importante señalar que son las Autoridades Nacionales quienes deben determinar el monto de la remuneración económica, siempre que entre las partes no exista acuerdo. Para ello, las Autoridades deben observar: las particularidades de cada caso, el valor económico del invento, y el objeto de la patente o el valor económico de la explotación objeto de la licencia, tomando de presente que este es uno de los elementos que deberá exponerse en el auto que conceda la licencia obligatoria.

Resulta importante indicar que, en atención el artículo 68 de la Decisión 486 la licencia obligatoria fija una serie de obligaciones que el licenciatario deberá observar, entre las que podemos referir la prohibición de conceder sub-licencias, acatar la revocatoria de la licencia cuando las condiciones que dieron origen a ella hayan desaparecido, cancelar la remuneración en los términos fijados por la autoridad, entre otras. Así mismo el Tribunal⁴ considera que el incumplimiento de dichas obligaciones dejará, previa aplicación del debido proceso, sin efectos la licencia obligatoria y aquella no surtirá efecto legal alguno.