Superintendencia de Industria y Comercio

La oposición andina apareció por primera vez en el año 1993 con la Decisión 344 que consagró en su Artículo 93 lo siguiente:  

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. 

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 

Dicha figura llegó para quedarse y ser perfeccionada a través de la Decisión 486 de 2000, que dedicó un artículo completo dedicado únicamente a la oposición andina: 

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.  

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.  

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” 

Decimos que es una figura jurídica que llegó para quedarse, porque el hecho de que un empresario interesado en el mercado andino, que tenga un registro o solicitud de registro en trámite en uno de los países miembros pueda oponerse válidamente al registro en otro de los países con el cumplimiento de unos requisitos puntuales, representa una de las razones por las que se justifica hacer parte de un organismo de integración internacional.  

Sin duda, la Decisión 486 de 2000 a lo largo de su articulado representa una concreción de los postulados de integración para la Comunidad Andina y la facultad de oponerse a un registro marcario no podría ser una excepción. 

En este punto, a lo largo de los años el análisis se ha centrado en el cumplimiento de los requisitos de aplicación y procedencia de la oposición andina, siendo en primer lugar su presentación oportuna y fundamentada en una marca previamente registrada o solicitada en cualquier país miembro de la Comunidad Andina y reservando esta facultad únicamente al titular de una marca registrada o a quien previamente haya solicitado el registro de una marca en cualquier país miembro, por lo que el legítimo interés está radicado únicamente en estas personas. 

Por otra parte, a diferencia de la 344 de 1993, la Decisión 486 de 2000 trajo nuevos requisitos y aspectos a tener en cuenta como lo son la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.  

Este requisito, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “(...) tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro es de su interés.”1 

Así, la acreditación del interés real se cumple con la presentación de la misma marca opositora previamente solicitada o registrada en el país miembro, pero pueden ser admisibles variaciones no sustanciales en cuanto a sus características distintivas y, además, es posible presentar la solicitud con menos productos y/o servicios de los que identifica la marca opositora.  

En cuanto al término para acreditar el interés real, el límite máximo es el de publicación del signo contra el cual se presenta la oposición; no obstante, algunas oficinas nacionales han dado por cumplido este requisito con solicitudes previas e inclusive ya decididas en el país en el que se presenta la oposición.  

Esto tiene que ver con la diferencia entre el legítimo interés para presentar oposición de que trata el Artículo 147 de la Decisión 486 y la posibilidad de obtener el registro con el que se acredita el interés real en el examen de registrabilidad que debe hacer cada oficina por virtud del Artículo 150 de la misma norma, ya que cada país miembro es autónomo en cuanto al examen de registrabilidad que se realiza de los signos distintivos y es posible que el opositor andino previamente haya intentado el registro de su signo, obteniendo una negación en el país donde ahora pretende oponerse. En este evento, podría resultar gravoso para el opositor verse obligado a presentar una nueva solicitud de registro a sabiendas de que va a obtener una negación o, al contrario, que teniendo su marca ya registrada deba presentar nuevamente la misma solicitud para cumplir el requisito de acreditar el interés real para su oposición andina, cuando en realidad ya previamente a la presentación de la oposición lo ha demostrado. 

Lo dicho anteriormente tiene que ver con la aplicación del principio de primacía de la realidad en el derecho de propiedad industrial, respecto del cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “en virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos”2 

Ahora, en relación con la autonomía que tiene cada oficina nacional frente al examen de registrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en el siguiente sentido:  

• “(...) a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 
• b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.” 

La oposición andina ha impuesto un reto adicional para las oficinas nacionales, que radica en la necesidad de suspender el trámite de la solicitud que ha sido objeto de oposición con base en una marca previamente solicitada en otro país miembro y esto nos lleva al plano de las causales de detención del trámite de registro de marca que incluye además algunas actuaciones posteriores al registro y que afectan la oponibilidad y vigencia de la marca opositora como sucede entre otros casos con las acciones de cancelación3 y con las nulidades establecidas en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 para el caso de algunas oficinas que conocen y resuelven procedimientos de nulidad. 

Y es que con independencia del procedimiento que se adelante para el registro de marca en cada país miembro, el inciso tercero del Artículo 147 de la Decisión 486 impone la necesidad de suspender el trámite de registro objeto de oposición hasta que la marca opositora andina previamente solicitada haya sido decidida, lo cual impone a las oficinas la necesidad de establecer un canal de comunicación fluida y efectiva para dar celeridad a sus trámites y evitar el estancamiento de los mismos por la dependencia de lo que puedan allegar las partes en conflicto al expediente, que en algunos casos no estarán en disposición o facilidad de probar el estado de la solicitud en los diferentes países de la Comunidad Andina. 

Es por ello que desde hace algunos años, en el marco de diversas reuniones con las oficinas de marcas de los Países Miembros de la Comunidad Andina se destacó la necesidad de establecer un protocolo de comunicaciones para la gestión de casos con oposición andina, en los que el primer paso será contar con un enlace para la comunicación permanente con las diferentes oficinas, que esté en la capacidad de ofrecer y requerir información sobre el estado de los trámites de registro de marca en su país, compartir documentación relevante y gestionar de ser posible la pronta decisión de los trámites que fundamentan la detención del signo al que se le ha presentado oposición.   

Dicho protocolo comprende además reportes trimestrales sobre el estado de los trámites, así como de las novedades que se presenten en estos y el intercambio de documentos como actos administrativos y demás decisiones proferidas en los expedientes, todo con el fin de que se pueda superar la causal de detención en el menor tiempo posible. 

Este protocolo fue revisado en diversas mesas de trabajo en las que participaron los Países Miembros de la Comunidad Andina y en las que luego de diversas retroalimentaciones, correcciones, sugerencias y ajustes, se logró un punto de acuerdo sobre los aspectos requeridos por cada oficina para el mejor desenvolvimiento de sus expedientes y, en el mes de febrero de 2023, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del Perú, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) de Ecuador y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, en el marco del programa de administración de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en Virginia, Estados Unidos de América formalizaron el Protocolo construido de forma conjunta para que empezara a tener aplicación desde el 1 de marzo de 2023.