Superintendencia de Industria y Comercio
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En relación con el concepto de marca notoria debe señalarse que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera a un signo distintivo como notorio cuando es conocido por la mayoría del sector pertinente de los consumidores del producto o servicio respectivo,1 o por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización, o en los círculos empresariales relacionados con los productos o servicios respectivos.2
Las marcas con el más alto grado de notoriedad son las marcas renombradas3, precisamente por su amplio reconocimiento en el mercado en general, lo que ocasiona que el rompimiento del principio de la especialidad sea absoluto, obteniendo protección de la marca en relación con cualquier producto o servicio. En cambio, las marcas notorias que no gozan de ese amplio reconocimiento en el mercado en general, para obtener protección en relación con productos o servicios no relacionados con el ámbito de la notoriedad, requieren que se presente un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial o publicitario.
En relación con la prueba de la notoriedad de una marca es necesario acudir a los medios de prueba permitidos por el ordenamiento legal, sin que exista tarifa probatoria al respecto, por lo que los interesados en la prueba pueden acudir a los medios de prueba que estimen pertinentes. Es de advertir de todas formas que las pruebas deben tener pertinencia y la eficacia necesaria para demostrar el reconocimiento del signo en el mercado, teniendo en cuenta la naturaleza del producto o servicio respectivo.
Ahora bien, si la marca puede considerarse renombrada la prueba no es necesaria, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, por cuanto su conocimiento en el mercado por su contundencia y generalidad es un verdadero hecho notorio.
Sobre los temas indicados el Tribunal Andino señala en la Interpretación Prejudicial 196-IP-2020 lo siguiente:
“5.10. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio no son objeto de prueba".4
En relación con el tema del ámbito territorial de conocimiento de una marca para que pueda considerarse como notoria, la interpretación del artículo 224 de la Decisión 486 impone considerar que debe ser conocida como tal en algún País Miembro de la Comunidad Andina, o en una parte significativa del mismo.
Lo anterior, por cuanto el artículo 228 de la Decisión 486 establece que los factores que deben tenerse en cuenta para la declaratoria de notoriedad, como ventas, publicidad, duración y extensión del uso de la marca, entre otros, indica que tales pruebas deben corresponder al País Miembro donde se reclama el reconocimiento y protección de la marca notoria. Pero exigir que la notoriedad se acredite en absolutamente todo el territorio nacional para que pueda considerarse como notoria, sería una interpretación literal de la norma que dificultaría la protección de la marca e impondría una prueba exagerada y en ocasiones imposible, ya que hay pueblos y ciudades remotas y a veces con difícil comunicación.
Entonces, se impone interpretar que basta acreditar la notoriedad de la marca, en una parte significativa del territorio nacional para obtener la protección como marca notoria, criterio que debe ser desarrollado por la autoridad administrativa y judicial dependiendo de las pruebas aportadas por los titulares de las marcas que buscan el reconocimiento de la notoriedad5.
En la valoración de lo que debe considerarse como una parte significativa del territorio de un país miembro para tener a una marca como notoria, es relevante el criterio de que al menos debe acreditarse el conocimiento de la marca por la mayor parte de los consumidores o de los sectores empresariales relacionados con el producto o servicio distinguidos con la marca en un plano no únicamente local, y esfuerzos relacionados con la promoción de la marca en medios masivos de comunicación territoriales o de preferencia de alcance nacional.
En el contexto descrito, si el titular está haciendo esfuerzos para que el conocimiento de su marca se logre en un mercado ampliado, merece la protección de la marca notoria en todo el país.
Ahora bien, puede suceder que existan conflictos entre marcas notorias en el registro y en el mercado, cuyo análisis es el propósito de este escrito.
Para desarrollar el tema primero se tocará la protección de las marcas notorias, la coexistencia de marcas notorias en el registro y en el mercado y los acuerdos de coexistencia, con especial referencia a jurisprudencia sobre el tema, y finalmente se consignarán las conclusiones finales.
El primer tema que debe destacarse en relación con el conflicto que puede presentarse entre marcas notorias, es que debe determinarse el grado de notoriedad de las marcas de que se trate. A medida que el conocimiento de la marca sea mayor y pueda considerarse que la marca tiene un alto nivel de notoriedad, será más posible que se presenten conflictos con otras marcas notorias, dependiendo en todo caso del tipo de producto o servicio y su naturaleza.
En efecto, también es necesario determinar qué tipo de producto o servicio es el distinguido con las marcas notorias en confrontación, si son productos con consumidores especializados o bienes de primera necesidad, porque esto permitirá delimitar el sector pertinente correspondiente.
En el sentido descrito, el escenario más propicio para la solución de un real o eventual conflicto entre dos marcas notorias es el relacionado con marcas notorias de productos y o servicios específicos correspondientes a sectores alejados en cuanto a la naturaleza y presencia comercial.
El titular de una marca notoria que quiera buscar protección de la notoriedad de su marca en sectores alejados al ámbito de la notoriedad deberá fundamentar y si es posible probar las razones por las que dicha protección debe presentarse en esos sectores, y en qué consistiría el aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio, la dilución de la fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
En relación con el riesgo de dilución y el riesgo de uso parasitario de una marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo lo siguiente en la Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 203-IP-2020 del 4 de marzo de 20216:
“3.13.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación.
3.13.4 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial…”7
La prueba del riesgo de parasitismo, riesgo de dilución o de deslustre de la marca notoria
En relación con la prueba del riesgo de parasitismo, el riesgo de dilución o deslustre de la imagen de la marca notoria, para obtener protección de la misma, debe anotarse que no se requiere la prueba de que efectivamente se han presentado, basta que el titular argumente por qué de concederse el registro de la marca y de usarse dicho signo en el mercado, se presentarían tales situaciones.
No obstante, en el análisis de que tipo de argumentos y pruebas son pertinentes para probar los citados riesgos de los que se protege a las marcas notorias, merece destacarse una Sentencia del Tribunal General de la Comunidad Europea, cuyo contenido es perfectamente aplicable en los asuntos jurídicos que se presentan en la Comunidad Andina, por la similitud de las normas que rigen en la Unión Europea y en la Comunidad Andina, lo que se hará a continuación.
Sentencia del Tribunal General de la Comunidad Europea (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017, en el asunto T-61/16, en el que Coca Cola Company fue la parte recurrente contra una resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Los hechos que originaron el proceso que motivo el fallo mencionado se remontan al 10 de mayo de 2010, fecha en la que Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
La marca solicitada fue la siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro de la marca fueron, en la clase 29: “Yogur. Carne, pescado, carne de aves y caza, extractos de carne. Frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. Gelatina, mermeladas, frutas en conserva. Huevos…”; clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, dulces, helados…”; clase 32 para distinguir, entre otros, productos agua mineral y natural, bebidas de cebada, aguas gaseosas sin alcohol de todo tipo y sabores…).
El 14 de octubre de 2010, The Coca-Cola Company, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada.
Dentro de las marcas fundamento de la oposición estaba el registro de marca comunitaria europea distinguida con el número 2117828, y se alegó la notoriedad de las marcas del opositor:
8La División de Oposición mediante resolución de 26 de septiembre de 2011 desestimó la oposición en su totalidad.
Presentado recurso contra la decisión anterior por el opositor, la Sala Segunda de la EUIPO desestimó el recurso, porque la Sala estimó que Coca Cola Inc no presentó argumentos ni pruebas que demostraran el riesgo de uso parasitario de su marca por el solicitante del signo y menos considerando que el uso demostrado era fuera de la Unión Europea.
Fue interpuesto recurso contra la resolución mencionada en el párrafo precedente ante el Tribunal General de la Unión Europea, el cual fue resuelto mediante Sentencia de 7 de diciembre de 2017. El Tribunal decidió anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 2 de diciembre de 2015 (asunto R 1251/20154).
En la fundamentación de la sentencia analizada el Tribunal manifiesta que si el grado de notoriedad de la marca es muy elevado de ese amplio conocimiento de la marca puede derivarse el riesgo de parasitismo o afectación de la notoriedad de la marca9.
En los otros casos, es decir, cuando la notoriedad de la marca no es elevada por no ser conocida más allá de los sectores pertinentes, si debe fundamentarse y o probarse como se afectaría la imagen de la marca notoria o como se presentaría el riesgo de uso parasitario10. Pero, y éste es el motivo de la anulación de la resolución, el Tribunal General consideró que Coca Cola sí demostró como se afectaría la notoriedad de su marca al concederse el registro.
En efecto, en la sentencia analizada el Tribunal General señaló:
“119 En contra de lo afirmado por la Sala de Recurso en los apartados 30 a 33 de la resolución impugnada, resulta obligado hacer constar que la recurrente presentó efectivamente ante la EUIPO argumentos y elementos de prueba relativos a la imagen que podría transferirse de las marcas anteriores a la marca solicitada, en particular los extractos del estudio de Superbrands citados en las observaciones formuladas por la recurrente en apoyo de la oposición…
121 En efecto, según la jurisprudencia relativa al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, ciertas marcas pueden haber adquirido una notoriedad tal que vaya más allá del público interesado en los productos o servicios para los que se registraron dichas marcas. En tal supuesto, es posible que el público interesado en los productos o servicios para los que se registre la marca posterior establezca una relación entre las marcas en conflicto, pese a ser un público completamente distinto del público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C252/07, EU:C:2008:655, apartados 51 y 52).
122 Por lo demás, en el presente asunto, el estudio de Superbrands presentado por la recurrente ante la División de Oposición y citado en el anterior apartado 114 indica que «puesto que Coca-Cola sigue estando en la cúspide del reconocimiento mundial de una marca, la empresa puede utilizar su relación con los consumidores para tener un impacto que vaya más allá del mercado de las bebidas no alcohólicas”.
En la sentencia se menciona con acierto qué si el grado de notoriedad de la marca es elevado, como sucede con la marca COCA COLA, al tratarse de una marca renombrada, podrá tener protección en relación con cualquier producto o servicio al tener el más alto grado de notoriedad.
La sentencia va más allá de lo anterior, porque destaca que de todas maneras Coca Cola sí probó la existencia de una imagen asociada con la marca, la cual debe ser protegida y que hace posible y claro que se vea afectada de existir en el registro y en el mercado la marca del solicitante.
Entonces, tratándose de marca notorias, si además del conocimiento de la marca en el mercado se prueba que dicha marca es asociada con una imagen, ello será un elemento a favor para proteger a la marca de posibles interesados en aprovechar esa imagen o deteriorarla.